A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.867.230, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, definiu que o registro prévio de um nome empresarial pode inviabilizar a concessão do registro de marca para expressão idêntica se houver possibilidade de confusão ou associação indevida entre eles.
No caso concreto, uma empresa visava obter a titularidade de marca. O depósito da marca foi feito em julho de 1989 junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A autarquia concedeu o registro em maio de 2005, mas posteriormente extinguiu o pedido em razão da possibilidade de causar confusão com outra empresa, do mesmo ramo. A outra empresa foi fundada em 1971 e, desde maio de 1984, já se encontrava cadastrada no INPI com sua atual denominação empresarial.
Assim, a empresa ajuizou ação para desconstituir o ato do INPI, que cancelou o registro de marca. Esse ato foi considerado hígido pelas instâncias ordinárias e também pela 3ª Turma do STJ.
Ao decidir o caso, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região entendeu que, “havendo coincidência entre nome comercial e marca, dentro do mesmo ramo de atividade, ou afim, deve prevalecer o registro efetuado em data anterior”.
Foi aplicado ao caso o inciso V do artigo 124 da Lei de Proteção Industrial (Lei 9.279/1996), segundo o qual não é registrável como marca o nome de empresa de terceiros que possa causar confusão ou associação com estes sinais distintivos.
A Relatora explicou que a LPI concede aos conflitos entre nome comercial e marca, em regra, o mesmo tratamento conferido às coincidências verificadas entre marcas. Assim, é plenamente aplicável o inciso V do artigo 124.
Isso porque o termo está tanto no nome empresarial como no “nome fantasia” da empresa. O registro desse nome foi feito antes do pedido de registro da marca e as duas empresas envolvidas na ação atuam no mesmo ramo de atividades.
“De se registrar, por derradeiro, que não se está a propugnar a tese de que o registro da sociedade empresária na Junta Comercial de qualquer unidade da federação, isoladamente, tenha o condão de conferir ao seu titular direito de usar com exclusividade as expressões constantes em sua denominação comercial em todo o território nacional”, esclareceu a Relatora.
De acordo com a Relatora, uma vez reconhecido que a coincidência do nome inviabiliza a diferenciação de seus produtos, não se pode concluir “que o ato do INPI que extinguiu a marca da recorrente esteja eivado de nulidade, na medida em que praticado em total consonância com o que dispõe a legislação de regência”.
Portanto, o registro prévio de um nome empresarial, no INPI, pode inviabilizar o registro de marca com expressão idêntica se houver possibilidade de gerar confusão ou associação indevida entre eles.
