A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1719131, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, definiu que a pretensão de abstenção de uso de marca para comercialização de bens tem prazo prescricional deflagrado a partir da data em que a violação foi conhecida. Com esse entendimento rejeitou a tese de que, sendo a marca o termo central do nome da empresa acusada de violação, o prazo de prescrição deveria ser contado da data do registro deste último na Junta Comercial.
De acordo com o Relator, os regramentos de nome empresarial e marca não se confundem. Enquanto a marca identifica o produto ou serviço, o nome identifica o ente social. O Relator acrescentou que “não se pode admitir que a mera preservação do nome dê ensejo ao direito à exploração de termo central para identificação de bens ou serviços comercializados“.
Com a decisão, a Turma negou provimento ao recurso de duas empresas de um mesmo grupo econômico de Minas Gerais, condenadas a não utilizar em seus produtos a marca registrada anteriormente por outra empresa do mesmo ramo no Rio Grande do Sul.
Em 2010, a sociedade gaúcha ajuizou ação para impedir que as empresas sediadas em Minas continuassem a usar, tanto no nome empresarial quanto nos produtos, o termo que ela havia registrado como marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em 1958. Em primeiro grau, o pedido relativo ao conflito dos nomes foi julgado improcedente, por terem sido registrados em estados diferentes, mas as rés ficaram proibidas de continuar utilizando a marca.
As empresas interpuseram recurso alegando a ocorrência de prescrição, já que uma delas, que teve parte do nome empresarial utilizada para designar os produtos, foi constituída em 1998, e a demanda judicial começou apenas em 2010, portanto, após o transcurso do prazo prescricional de dez anos.
O Relator afirmou que, de fato, há precedentes do STJ nos quais foi reconhecido o prazo prescricional de dez anos para a pretensão de abstenção de exploração de marca registrada, cujo termo inicial deve ser aferido à luz da actio nata, segundo a qual o prazo de prescrição só começa quando a vítima fica sabendo da violação de seu direito.
O Relator destacou que, como o nome empresarial não diz respeito à controvérsia, a pretensão a ser apreciada no recurso fica limitada à questão da marca. Segundo ele, não se pode pretender que o prazo prescricional relacionado ao uso indevido da marca seja computado desde a inscrição da empresa ré na Junta Comercial, ocorrida em 1998, pois não foi o nome empresarial que levou ao reconhecimento da violação da marca registrada.
A partir da distinção entre nome empresarial e marca, surgem diferentes efeitos da violação de cada instituto: enquanto a violação do nome empresarial, em tese, é ato permanente, a violação da marca pode ser pontual ou reiterada, impondo-se a análise contextual do ato violador.
Assim, de acordo com o Relator, tendo sido apontado como ato ilícito o uso indevido da marca registrada, fato que não era de prévio conhecimento da vítima, “devem ser esses atos considerados como termo inicial do prazo prescricional decenal da pretensão de abstenção de utilização indevida“.
Portanto, o prazo prescricional para ingressar com ação de abstenção de uso de marca para comercialização de bens começa a fluir a partir da data que a violação foi conhecida.
